万法不离其宗——判断创造性的三步法

摘要：发明专利中的创造性是审查授予专利权的必要条件，关于创造性的审查实质也是对发明进行重塑的过程，重塑发明的技术构思，剥离出发明对于现有技术的技术贡献，在所属技术领域的技术人员的角度上去判断该贡献是否是显而易见。本文的初衷在于能够捋顺创造性判断的脉络。

关键词：发明专利，创造性，发明构思，技术贡献。

《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款有关于发明专利创造性的规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。鉴于我国的审查制度只对于发明专利有实质审查，以下涉及创造性的说明仅限于发明专利。按照上述《中华人民共和国专利法》关于发明专利创造性的规定，一项发明专利具备创造性需要满足两个条件：一是突出的实质性特点，二是显著的进步。关于显著的进步的判断相对容易，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果[1]，以下重点探讨关于突出的实质性特点的判断。

关于突出的实质性特点的判断，在《审查指南2010》中也有明确的方法，也就是行业内的“三步法”：

（1）确定最接近的现有技术；

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

（3）判断要求保护的发明对所属技术领域的技术人员来说是否显而易见。

更具体的第三步为：对于所属技术领域的技术人员来说，将区别特征与最接近的现有技术结合来解决第二步的技术问题是否显而易见。“三步法”的逻辑实质上也是重塑发明技术构思的逻辑，在发明的产生过程中，一般也是在面对现有的一种技术方案时，发现了该技术方案存在的问题，再去找寻解决该技术问题的方法，从而形成了一个发明创造性（偶然发现不在此列）。对于突出的实质性特点而言，在发明产生过程的任何一个环节都有可能体现，换句话说，在“三步法”的第三步结合是否显而易见的判断会出现在“结合”的任意一个环节。

在“三步法”的三个步骤中，第一步和第二步中区别特征的判断，实质上是客观事实的认定，通过比较本申请和现有技术的方案，从而确定最接近的现有技术、以及本申请与最接近现有技术方案之间的区别特征。那在判断是否显而易见的第三步，由于涉及到技术问题的解决，所以在第二步中实际解决的技术问题的设定对于突出的实质性特点也是有至关重要的作用。第三步的判断中也有显示，技术问题的存在是结合的前提条件，技术问题的角度是否存在启示，有点悬浮于三步法之外，从技术构思的角度去进行考虑，技术构思是一个发现技术问题、解决技术问题和取得技术效果的过程（当然偶然发现并不在此列），技术问题先存在才能够去讨论去解决的情况，如果现有技术对于存在技术问题或者技术问题的发现没有启示，那对于所属技术领域的技术人员来说，也就不会显而易见地去解决这一技术问题；若技术问题的发现是显而易见的，但技术问题产生的原因现有技术并没有启示，那对于如何去解决这一技术问题所属技术领域的技术人员并不能够显而易见地由现有技术得到启示。

第一层是要区别存在于现有技术中，才能够去与最接近的现有技术技术结合，所以需要去判断区别特征是否是公开的特征，一般情况下存在三种形式的公开：在最接近现有技术方案所在的对比文件（以下简称对比文件1）其他部分公开；公知常识或常规技术手段；在另外的对比文件（以下统称对比文件2）中公开。客观上去判断区别特征是否存在以上三种形式的公开，若在事实认定的判断中能够明确区别并没有被现有技术公开，那对于所属技术领域的技术人员来说，也就不会显而易见地将区别去与最接近的现有技术结合。若是区别特征已经公开，需要关注区别特征是以何种形式公开的，鉴于技术方案的完整性考虑，并不能够将区别特征完全割裂开作为单独的个体，若区别特征在公开时有显而易见的记载和启示，需要关联其他特征形成完整的技术方案，基于这一启示，所属技术领域的技术人员也就不会显而易见地只将区别特征与最接近的现有技术结合，反而显而易见地是将区别特征和关联特征组合与最接近的现有技术结合。

在能够确定区别特征已经公开的情况下，第二层是需要所属技术领域的技术人员对结合是否显而易见进行判断，所属技术领域的技术人员是虚拟的人，参见《审查指南2010》中关于所属技术领域的技术人员的规定，“假设他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规试验手段的能力，但他不具有创造力”。所属技术领域的技术人员是受技术领域的限制的，当结合的对象归属不同的技术领域时，对于属于最接近现有技术所在技术领域的本领域技术人员来说，结合这一动作就不会显而易见地启动，那本申请的技术方案对于所属技术领域的技术人员来说，就具有突出的实质性特点。

《审查指南2010》中关于所述技术领域的技术人员还有另外的规定：“如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术支持和常规试验手段的能力。”，显而易见地，当结合的对象技术领域不同时，结合是否显而易见仍然是要以技术问题的解决为前体。以下不讨论技术领域的限制，将这一层次系统化，只讨论“结合”是否显而易见。区别特征与最接近现有技术的结合是否显而易见，落点在“结合”这一动作，现有技术是否有启示使得所属技术领域的技术人员去做“结合”这个动作。结合这一动作的启动与否是有前提的，这一前提就是技术问题的存在，结合的目的是去解决技术问题，“三步法”中的第二步实际解决的技术问题就显得尤为重要，同样的申请文件和对比文件，技术问题的更换可能就会使得启示由显而易见变为非显而易见。区别特征是被另外的对比文件公开（上述三种区别特征公开的情形），是否有启示去结合要看另外的对比文件是否有显而易见地启示能够解决“实际要解决的技术问题”。对于区别特征被公开的载体，可以从技术构思的角度去分析对比文件的逻辑主线，对比文件要解决的技术问题是什么、通过哪一个或哪几个技术手段去解决的，几个技术手段共同起作用时相互之间有何种关联。在技术构思的重塑过程中，需要注意的是要从整体上把握技术方案和技术问题。鉴于对比文件的技术构思给出的启示，所属技术领域的技术人员显而易见会采用何种技术手段来解决什么技术问题，若技术手段与区别特征相同、技术问题与上述本申请“实际要解决的技术问题”相同，那“结合”这一动作就会是显而易见的；反之则非显而易见，本申请的方案也就相对于现有技术具有了突出的实质性特点。

再剥开“结合”这一层，那如果其他的对比文件有启示去将区别特征与最接近的现有技术去结合，仍然需要去判断“如何结合”或“结合的方式”对于所属领域的技术人员来说是否显而易见。也就是现有技术是否给出了结合方式的启示。举例：本申请请求保护一种的制备方法，包括步骤A、B、C和D，本申请与最接近现有技术（对比文件1）的区别特征在于，最接近现有技术未公开步骤D，步骤D在对比文件2中公开，但是对比文件1和对比文件2都没有教导步骤D与步骤A、B和C之间的顺序如何，也就是说，所属领域的技术人员在将对比文件1和对比文件2结合时，步骤D设置在步骤A、B和C的什么位置上并不能够显而易见地获得。

综上所述，发明专利具备创造性的条件之一突出的实质性特点，完整逻辑应该是对于本领域技术人员来说，将区别与最接近现有技术结合去解决本申请实际要解决的技术问题非显而易见。

参考文献

[1]审查指南2010，第二部分第四章3.2.2 显著的进步的判断.