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成功之路 | 我们的美国专利申请,为什么客户给出这种反馈?

我们的CRISE美国专利服务体系,一直都被很多国内企、事业单位放心托付。

其中不乏以前委托过一些典型美国所的企业。在委托我们处理、一次次拿到满意授权后,很多客户给了我们这样的反馈:“你们的质量比原来的美国所好多了!”

你是否好奇,我们是怎么做到的?(为了叙述方便,我们把很多申请人之前用过的美国专利服务机构称为“典型美所”)。

我们的成功来自独特体系

典型美国所主要服务于美国本土企业,团队全由美国律师、美国代理人构成。

不同于典型美所,我们采用的是“中美结合”独特体系,由美国代理/律师团队+中国技术团队共同协作,兼具美国代理专业能力与中国本土理解。您可以在往期文章(成功之路 | 海外专利服务优质与成本控制如何兼顾?)详细了解我们的体系构成。

这种体系不仅可以从源头减少客户的成本支出,而且更重要的是在策略上可以采取更有利于中国申请人利益的做法。

下面我们就从撰写和答复两方面展开聊聊。

“典型美所”的专业做法

跟美所合作过的申请人应该都知道,他们一般是这样处理案件的:

翻译中国优先权文件,然后走PCT-371途径或巴黎公约递交到USPTO,等待审查;

如果申请被下了OA,每轮审查员指出什么问题,就回应什么问题。

举个例子,如果OA1中,审查员指出权利要求1有问题,美所觉得有抗辩空间就只对权1进行抗辩;如果还是被下了FOA,觉得抗辩走不通就增加技术特征然后递交RCE,让审查继续推进。

这两个操作看起来是不是很专业?每一步都符合流程要求,但问题是——并不适合国内申请人。

为何美所做法不适合国内申请?

其实,这些典型美所的操作对欧美申请人来说是够用的。

因为美国企业的专利一般就是由美所写的,质量本来就按美国审查标准打磨过了;而欧洲企业的专利管理比较成熟,企业自己也会把控优先权文件质量,所以美所只需要按照审查节奏被动推进案子,就能拿到不错的授权结果。

但国内申请人的优先权文件质量,参差不齐是常态。

比如,有些企业预算不够,只能找收费便宜的代理所写申请文件,导致可能技术都没理解到位;还有些企业找了不错的国内所,但申请文件是按中国标准写的,一拿到美国就有不少112(支撑性)、101(客体)等问题。

这些情况的优先权文件,如果未经改写就直接递交海外,那授权失败的几率非常高。

然而,“典型美所”一般对这点并未调查研究。这是由“血统纯正”、专注于服务于美国本地企业的体系所决定的。

所以,美所会按照服务欧美客户的那套方式,为中国客户服务,一般不会考虑到中国申请优先权文件可能应对美国审查不够、要修改这件事儿。而且,就算申请人主动要求修改,就算美所也愿意改,那费用也是不薄的。

再者,按“典型美所”的答复方式,国内申请人的费用压力很大。

往期文章(美国专利申请,收到最终驳回(Final Rejection)审查就终止了?)说过,美国只有1~2次免费答复机会,一般收到的第二封审查意见就是FOA(最终驳回意见)。

关键是,答复FOA时,权利要求允许的修改非常有限。比如,如果权要加了新技术特征,审查员可能觉得增加了他的工作量,会下AA要求申请人交RCE才能继续审查。就这样不断交RCE-答复-交RCE-答复,直到抗辩成功或者申请人放弃专利为止。

RCE费用很贵——大实体第一次RCE就要1360美元,之后每次都要2000美元。美国企业可能觉得无所谓,本来美国人力成本就比中国高得多,基本都是按小时计费,但对国内企业来说,这却是一笔不小的负担。

所以,如果按美所的答复方式,在NFOA阶段只针对当前问题进行答复,而不考虑后续FOA的修改限制,就很容易陷入重复RCE的循环。

我们是怎么做的

以结果为导向——是我们整个CRISE服务体系的底层逻辑。

中美结合的体系,让我们能够深入挖掘和理解国内企业的需求。因此,为了让申请人拿到理想的结果,比起美国所的“照章办事”方式,我们的做法截然不同。

申请阶段:先评估再改写,消除授权隐患!

拿到一件案子,不论是否有优先权文件,我们都会先对申请进行前瞻性评估,预测授权风险。

再对申请文件进行针对化改写。

一方面通过改写消除可能的授权问题,包括,创造性不足的问题、一些海外国家特定风险问题(美国101问题等);另一方面,还会从保护角度优化原国内申请的质量,争取在海外拿到有价值的专利,以贴合申请人的专利目标。

先评估再改写,是为了确保申请文件一提交,就具备拿到理想结果的潜力,我们现在已经形成了一套成熟的评估-改写机制。

在申请途径和落地方式上,我们也会综合申请目标、预算和申请文件的质量等因素,选择适合的路径。

答复阶段:最适合国内企业的答复策略!

专利递交前,我们会预判审查员可能指出的问题,并在说明书中提前准备应对策略。

到正式答复时,我们与美国所最大的不同在于——在NFOA阶段,除了回复当前的问题,我们更会全面分析未来的整个答复走向,并考虑到FOA的修改限制,提前在NFOA阶段就完成必要的调整。

为什么这样做?

因为我们深知,每一次RCE都意味着客户额外的数千美元成本和数月的延迟。而通过这种结果导向的答复策略,我们能在NFOA阶段就让案子更接近授权,大幅减少RCE的概率。

对国内企业来说,不仅能节省成本,还能大大增加授权的概率!

更多的话

我们坚持的,是真正适合国内企业的,从需求出发对结果负责,减少无效花费的。如果您还想知道,我们具体是如何把“从需求出发对结果负责”落到实处的?欢迎点击下方文章了解。

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