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企业申请海外专利和PCT,有哪些要特别注意的期限?

很多企业在申请专利时过于放心:“既然都委托代理所了,期限方面他们肯定会盯着。”

可实际的结果是,后面一大堆超期事项就涌出来了。

其实这里有一个误区,多数代理所通常只会按官方下发的期限监控自己经手的申请。比如,什么时候交答复、交年费等。除此之外,还有一些非常重要的期限处于管理“盲区”,一旦错过,有的或许还能通过缴纳高额的官费来补救,有的则完全没有挽回余地,而这些往往也是海外专利布局的关键节点。

所以说,管理期限,本质上就是在管理风险。

优先权期限 & PCT落地期限

这两个期限对海外专利布局尤为重要。

如果先申请了中国专利,可以在12个月内,以该中国专利作为优先权申请海外专利;如果错过这个期限再进海外,中国专利申请可能成为海外专利申请的现有技术,影响授权。

这就是优先权在海外布局中的意义。关于优先权制度的具体解读可以点击阅读:专利优先权全解读:规则、期限与应用

关于PCT,我们都知道可以通过PCT申请海外专利,但是需要在PCT申请之后 30 或 31 个月内(如有优先权则是自优先权日起30或31个月)进入这些海外国家,否则不算申请了海外专利,也拿不到任何海外授权。

错过这两期限,海外各国的补救制度各有差异。有的能花钱恢复(比如,美国等),有的甚至没有任何补救机会(比如,韩国等)。

你可能会问,为什么代理所不帮盯?

大多数中国专利代理公司没有海外代理经验,它只管客户的国内申请期限,不会考虑客户的海外布局。同时,企业又没有及时找海外所落实海外申请,这两期限很容易因为缺少监控而错过。

所以,企业如果可能有海外专利布局计划,最好自己盯紧这两期限尽量别走到事后补救这一步。

答复 FOA 的期限(可别忘了 Advisory Action)

美国的Final Rejection(简称FOA),通常是3个月答复期限,最长可延到6个月。

但很多申请人会忽略的是,在答复 FOA 时没有提 RCE或上诉,审查员又认为申请还不能授权,就会再发一份 Advisory Action(AA)。AA的答复期限不会重新计算,共用FOA的总期限。如果 FOA 答复太晚,审查员可能在期限快结束时才发出 AA,这样留给企业的处理时间就会很短,可能就得交延期费了。

FOA期限和延期可点击阅读详情:怎么应对美国专利“最终驳回(FOA)”:你最关心的费用问题来了

海外代理所难道不清楚这一点,不会尽早处理吗?

前提是你得找到足够靠谱的代理所。但实际绝大多数都做不到这一点。

海外代理所有自己的节奏,有自己固定的套路。他们一般情况下不会为了节约这笔延期费,去推迟已有的安排。毕竟他们在欧美市场上有足够多利润更丰厚的客户。

我们曾经探讨过海外所的选择,如有兴趣可以阅读:成功之路 | 海外专利服务优质与成本控制如何兼顾?

不管代理所怎么处理,作为申请人自己,建议对FOA答复做好时间监控,要求FOA 越早答复越好。

IDS-别忘了“自报家门”

美国专利制度要求申请人主动披露已知的相关文献,这就是我们常说的Information Disclosure Statement(简称“ IDS” )。如果企业明明知道相关文献却没有披露,一旦卷入诉讼,该专利甚至整个专利家族都可能被无效。

然而,提交IDS的时机直接影响官方费用。

首次审查意见发出前或之后3个月内提交,可免缴官费;超过这个时间,就需额外付费。

关于IDS的详解介绍点击阅读: 申请美国专利,为什么还要给美国审查员提供相关的技术信息?

有些相关文献可能在申请后期才出现,而代理机构一般只在申请阶段进行提醒,企业自身主动关注并把握这一关键期限,是避免产生不必要官费的关键。

结语

在期限上,企业不能完全跟着代理机构走。

对于一些关键期限,企业应该有自己的管理要求,并要求代理机构来配合。只有这样,企业才能避免一些风险。

推荐文章:

海外专利实战|申请海外专利,代理所推荐走PCT途径,我该信吗?

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