许多企业考虑到海外专利申请费用高昂,为求“稳妥”,常选择先以较低成本申请中国专利,待中国专利授权后,感觉有了“保障”,才着手申请海外专利。
但你知道吗?这种做法看似合理,实则可能让你的海外申请之路埋下重重隐患。
问题究竟出在哪里?本文将为您详细剖析。
中国申请授权=海外申请也能授权?
这些企业选择等中国专利申请好了,再考虑申请海外专利,往往源于一个普遍认知误区:中国申请授权,海外申请自然也能顺利授权。
但事实并非如此。
中外审查体系相互独立
首先必须明确:中国与海外的专利审查体系是相互独立的。
这意味着,即使技术方案已在中国获得专利授权,目标国家的审查机构仍会依据本国法律和流程,对海外申请进行全新的、独立的审查,这包括针对新创性重新进行文献检索。
因此,中国审查结果不会直接影响海外审查的结论。海外审查员绝不会仅凭中国专利已授权就直接放行——该走的流程,一步也不会少。
看到这里,您可能会想:“技术方案都一样,在中国都授权了,海外重新审查应该也不会差太多吧?”
这可不一定!
中外实质审查存在差异
由于各国专利法规定和审查实践存在显著差异,在中国能顺利过关的方案,在海外可能遭遇“水土不服”。
以美国为例:
|客体适格性
在中国,发明专利很少会因“客体问题”被拒,但同样的方案翻译后进入美国,极有可能因不符合专利保护客体(如属于抽象概念)而被驳回。
尤其是软件算法技术类,往期文章(海外专利实战|软件算法技术进美国,屡屡受挫的原因是什么?)说过,大多数情况下软件算法技术类都会被美国审查员视为包含抽象概念,进而被指出存在客体问题。
|权利要求清晰性
某些中文权利要求表述在中国审查中未被质疑,但直译成英文后,在严格的美国审查标准下,可能因歧义或不清晰而指出不清楚问题。
往期文章(海外专利实战|“if”还是“whether”?别让翻译软件坑了你!)就为大家分享过一个,由于“if”和“whether”误用引发严重歧义,最终申请过程一波三折的案例。
|创造性评判尺度
中国审查员若未检索到明确对比文件,可能倾向于将区别特征认定为“常规手段”(尤其对从属权利要求),此时申请人通过答复很可能扳回局面。但美国审查员则更注重检索证据支撑。
因此,就像往期文章(同一技术的创造性,为何美国却给出了与中国专利完全相反的审查结果?)的案例,即使中国授权,美国审查员通过更深入的检索,可能会找到足以否定创造性的对比文件。
导致同一项技术,中国成功授权,美国却因创造性问题被驳回,两地结论截然相反。
可见,即便手握中国专利授权证书,海外申请也绝非稳操胜券。
至此,了解过海外申请或阅读过这篇文章(国内申请/PCT有问题?选择正确路径,就能让美国专利化险为夷!)的读者可能想到:“部分海外申请途径(如巴黎公约)允许修改申请文件,那优化中国申请后再递交海外不就行了?”
修改确实可行,但会带来新的、更棘手的隐患。
优化中国申请再出海?——新隐患浮现
虽然落地海外时,可以基于目标国家的具体要求优化中国申请,尽可能避免由于中外审查差异造成的审查结果不同,但是,这样容易顾此失彼。
“失”的是什么呢?
丧失利用PPH加速的机会
PPH(专利审查高速路)是一种适用于大部分国家加速专利审查的机制,不收取官费。
但是,往期文章(海外专利实战|为何基于授权的中国申请,在美国PPH加速会被拒?)说过,利用PPH进行加速的两个必要前提条件是:
要有授权前景的在先专利申请,或者PCT国际检索报告认可了授权前景;
在后专利申请与在先申请的可授权权要范围相同,不能修改/新增权要类型。
因此,如果为了规避海外审查风险而“优化”中国申请(即修改权利要求),虽可能提升海外授权概率,却彻底堵死了利用PPH加速的通道,导致审查周期大大延长,错失市场先机。
丧失细致优化中国申请的时间
PCT仅针对部分海外国家允许修改申请文件,巴黎公约针对所有国家都允许修改。但是,通过巴黎公约途径进入海外国家,必须在中国申请日起12个月内完成(即优先权期限)。
若等到中国专利授权后才考虑海外申请,此时12个月期限通常已所剩无几。在如此紧迫的时间内进行高质量、适应目标国标准的“优化”,几乎是不可能完成的任务,极易导致海外申请质量低下。
综上可见,抱着“等中国专利授权后再考虑海外”的想法,容易在流程加速和申请质量上步步受限,最终得不偿失。
如何破局?
海外专利申请——主动出击才是上策!
建议以目标国家的专利审查标准为导向,同步筹备中国及海外专利申请文件。这种 “一套文件、两国申请” 的模式,既能大幅提升效率,避免重复投入,更能确保申请策略与国际标准接轨,为后续授权奠定基础。
切勿被动等待中国专利结果再启动海外申请,尤其是有全球布局需求的企业。拖延只会导致策略脱节、修改成本增加,甚至错失加速机会和市场先机,得不偿失。
申请海外专利要考虑的因素还有很多,众慧为您推出免费海外专利布局咨询|30分钟为您精准布局,海外专利更快更稳更省(点击查看服务详情),只需30分钟,助您理清申请目标、规划路径与国家选择,为海外专利“开个好头”。
推荐文章:
海外专利实战|同样是申请美国专利,为何你支付的费用高那么多?