美国专利申请加快审查程序

文 | 七星天

根据美国专利商标局(USPTO)的统计结果(图1),一件美国专利申请的平均审查周期为23.7个月[1]。而对于希望尽快获得专利授权的申请人来说,2年左右的等候时间还是相当长的。

图1:美国专利申请的平均审查周期(月)

对于一些希望尽快拿到专利授权的申请人而言,美国专利商标局提供了一系列加快审查的程序,即当申请人满足相关规定时可以向美国专利商标局提交加快审查速度的请求,请求被批准后,专利申请可以进入加速审查通道,审查流程会大大缩短。

略有遗憾的是,美国专利商标局对各种加快审查的分类并不是很明确[2]。大致来说,美国申请的加快审查有以下几种程序:

1、基于年龄/健康的特殊审查(Make Special Based on Age/Health)

2、加速审查(Accelerated Examination)

3、专利申请高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)

4、优先审查(Prioritized Examination,又称Track One)。

作为本文上篇,我们就先来聊聊基于年龄/健康的特殊审查(Make Special Basedon Age/Health)和加速审查(Accelerated Examination)[3]:

基于年龄/健康的特殊审查(Make Special Based on Age/Health)

美国专利商标局自1959年12月起实施规定,对于年长者或有健康问题的申请人可以提出特殊审查(make special)请求,使涉案专利进入加快审查通道[4]。

特殊审查申请的条件包括:

1. 申请人年龄大于等于65岁,或;

2. 申请人的健康状况比较糟糕,可能无法撑过正常的专利审查周期。这种情况需要医生提供相应的诊断证明。

在上述任一情况下申请特殊审查,都无需递交申请费用。且特殊审查申请成功的话,美国专利商标局将对整个审查过程予以加快。

加速审查(Accelerated Examination)

对于美国申请加速审查(Accelerated Examination)这一程序,因申请条件较多且严格,尤其是要在递交请求之前做针对发明的检索,申请人需提前做好充分准备,否则很容易被拒绝。具体申请条件如下:

1. 申请人需要递交加速审查的请求并缴纳相应的费用(和环保、节能、反恐相关的发明不需缴费);

2. 加速审查的主体是基于法条35 U.S.C. 111(a)递交的专利申请(这就意味着用PCT申请国家阶段落地美国的申请是无法使用加速审查的,但续案或分案申请是可以的);

3. 专利申请以及相关的文件必须通过电子申请系统递交;

4.申请人递交的申请文件必须完整;

5. 申请文件中独立权利要求的数目不超过3项,权利要求的总数目不超过20项;

6. 申请人需要确保递交的申请的权利要求只包含一项发明的内容。

7.申请人同意在审查过程中与审查员就申请相关的重要事项进行会谈,在加速审查的过程中如果申请人不能满足审查员的会谈请求,该专利申请的加速审查将被终止;

8.申请人需要针对申请内容自行进行预先检索;

9.申请人需要向美国专利商标局提供相关的支持文件(Accelerated Examination Support Document, AESD)。审查员在审查过程中将会充分考虑AESD文件中所提供的信息和披露。

简单来说,加速审查(Accelerated Examination)是申请人为了其专利尽快进入审查程序,提前完成现有技术检索、向USPTO提交请求文件等工作,以缩短整个审查流程。一般情况下,申请人需要承担加速审查(Accelerated Examination)的140美元费用,但是以下几种类型的申请可以免除加速审查的费用:1. 有助于保护环境的申请;2.与节能相关的申请;3.与反恐相关的申请。

如果加速审查请求得到标准,其申请基本上会在批准之后3个月内收到第一次审查意见,而且预计自申请日起12个月内收到最终审查决定。但如同前面所说,因其条件较多且严格,选择加速审查(Accelerated Examination)一定要慎重,并最好请美国专利律师代为准备。

统计数据

美国专利商标局(USPTO)对所有 Make Special 的申请(包括以上所说的基于年龄/健康的特殊审查和加速申请)统计的最新数据中(表1)可看出,选择此途径的申请数量较一般,且通过率也不是特别高,但是通过之后处理速度(表2)还是比较好的。

表1关于特殊审查途径的授权、驳回数据表[5]

表2关于特殊审查途径的请愿书时间表[6]

以上我们共介绍了两种加速审查程序,但相对来说,这是较不常用的加速方法,关于更为常用的专利申请高速公路(PPH)和优先审查(Track One)两种加速审查程序,七星天将在本文下篇中整理好干货与大家分享,申请人可以根据其具体的申请条件和实际情况来决定。

对于申请人而言,美国可以算是重要的海外市场之一,还需选择合适的加速审查方式才行,适当情况下可选择合适的代理机构协助申请人完成此程序。

在本文上篇中,我们分享了美国申请加速审查的其中两种程序,即基于年龄/健康的特殊审查(Make Special Based on Age/Health)和加速审查(Accelerated Examination)),今天我们来聊一聊更为常用的专利申请高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)和优先审查(Prioritized Examination, Track One)程序。

专利申请高速公路(PPH)

专利申请高速公路是适用于不同国家的知识产权局之间的加速审查通道,其根据是美国参与的双边和多边协议。根据专利申请高速公路的规定,一旦在一个参与PPH的国家的知识产权局获得了至少一项权利要求的授权或得到授权通知,申请人就可以在另一个参与PPH的国家的知识产权局针对同样的专利申请中的实质一样的权利要求申请快速审查通道。

截至到目前,与USPTO签订了PPH协议的国家和地区共23个,分别是澳大利亚、奥地利、加拿大、中国、丹麦、爱沙尼亚、欧洲、芬兰、德国、匈牙利、冰岛、以色列、日本、韩国、北欧、挪威、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、英国及巴西。另外,因为美国也是专利合作条约(Patent Cooperation Treaty)的签约方,PPH也可以基于PCT申请中有利的检索报告。

Tips:五局专利审查高速路(IP5 PPH)试点项目:中国国家知识产权局和美国专利商标局于2011年12月1日启动中美专利审查高速路试点,试点为期1年。2012年12月1日,两局共同决定延长试点期,试点于2013年11月30日中止。之后,中美两局共同决定,从2013年12月1日起,中美PPH试点将无限期延长,在两局提交PPH请求的有关要求和流程不变。另外,欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、中国国家知识产权局和美国专利商标局于2014年1月6日启动五局(IP5)PPH试点,为期3年,至2017年1月5日中止。之后五局共同决定,IP5 PPH试点将自2017年1月6日起延长3年。根据 IP5 PPH的规定,要求优先权的国别扩大到了“任意局”,其适用范围广、手续更方便。这里我们就不细说了。

在USPTO提交PPH请求,可以基于其他国家的同族申请,也可以基于同族的PCT申请。前者依据在先审查的国家局做出的可授权意见,如国家局做出的授权通知书或明确指出具有可专利性的审查意见等;后者是依据PCT申请国际阶段的最新工作结果,指出PCT申请中至少一项权利要求具有可专利性/可授权的意见,如国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO/IPEA)或国际初审报告(IPER)。但是需要注意的是,在USPTO提交PPH请求仅限于发明专利申请。另外,PPH请求所涉及的美国申请权要必须与在先审查的申请权要有实质性的对应。

当然,另一个问题是该在何时提交PPH请求。对于美国申请而言,提出PPH请求的时间要求是,该美国专利申请尚未开始进行实质审查。由于美国专利商标局在审查过程中不会像中国国家知识产权局那样发出进入实质审查阶段通知书,所以申请人应尽早提出PPH请求。

根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答,美国专利审查过程中常见的关于单一性的限制/选择要求(Restriction Requirement)不被认为是实质审查通知书。换言之,即使美国专利申请已经收到了单一性的限制/选择要求,申请人仍然可以提出PPH请求。另外,与在中国国家知识产权局提出PPH请求的要求不同,申请人在美国提出PPH请求的前提条件不要求“专利申请已经公开”。所以,一旦在先申请获得可授权的通知,申请人即可考虑迅速提交美国专利申请的PPH请求。

专利高速公路不需要官费,但是此加快审查程序的提出需要在相应美国申请开始审查之前。另外,由于PPH请求所涉及的美国申请权要必须与在先审查的申请权要有实质性的对应(例如比在先申请权要更窄),多数时候申请人在递交PPH请求的时候还需要递交初步修改(Preliminary Amendment),以使得权要达到PPH的要求。

优先审查(Track One)

由于普通加快审查(Accelerated Examination)要求的条件较为严格,无法满足申请人的需求,USPTO于2011年9月又提出了优先审查程序,具体申请条件如下:

1.专利申请的申请日不早于2011年9月26日,且必须是基于法条35 U.S.C. 111(a) 递交的原始发明专利申请或植物专利申请。

2.如果申请主体是发明专利申请,则申请必须通过美国专利商标局的电子递交系统EFS-Web完成递交。如果申请主体是植物专利,可以采用纸质文件的方式完成递交。

3. 申请文件中独立权利要求的数量不得超过四项,权利要求的总数不得超过三十项,并且不得包含多重权利要求。

4. 申请人需要在递交专利申请的同时递交优先审查的请求,并需要同时缴纳优先审查审查费,以及专利申请的公开费。

5. 优先审查的资格尚有剩余。美国专利与商标局目前给优先审查的数量设置了每年10,000件的上限。那么此程序的申请条件是否优化了呢?我们可以看到:与普通加快审查相比,优先审查无需提交USPTO认可的检索报告,也无需满足会晤等要求,权利要求数量限制也有所放宽,申请人只需填表、缴费即可享受优先审查,因此,该方式也受到申请人的普遍欢迎。

同时,根据美国专利与商标局的统计,每个月美国专利与商标局收到的优先审查请求大约为700-1000份。优先审查的请求平均经过57天后可以收到回复,请求的通过率为94%。获得优先审查的专利申请,自请求批准之日起2.1个月后,申请人将会收到来自审查员的第一封官方回复(Office Action, OA)。申请人收到授权通知书的周期平均为自请求批准之日起5.2个月。

由此可见,优先审查这一途径从各方面、特别是从时间上来看是非常具有优势的,其缺点主要是每年美国专利商标局接受的案件数目是有上限的,同时申请人需额外支付一定的官费[7](大实体$4000,小实体$2000)。为了方便申请人更为直观的对比加速审查程序,七星天整理好了以下表格:

相比而言,四种方式各有优缺点,在选择的时候也应该根据个案的不同采取不同方式。总体比较来说,优先审查和专利高速公路是更常用也是性价比更高的方式,也是中国申请人比较常用的程序。鉴于工作量和投入,采取加速审查方式时需要慎重考虑,咨询专业人士。

脚注:

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[1]Traditional Total Pendency (months), https://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml,访问时间:2019年02月14日

[2]具体参见 37 CFR 1.102 (https://www.bitlaw.com/source/37cfr/1_102.html)以及 MPEP 708.02(https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s708.html)

[3]此处需要说明的是,这样的分类不是非常精准,其主要原因是USPTO把两种概念(Accelerated Examination 和 Make Special)颇有混淆;详情可见 MPEP 708.02及 37 CFR 1.102。严格说来,此处所说的Accelerated Examination 中使用的具体程序也叫 Petition to Make Special,但基于年龄/健康的 Make Special 又和 Accelerated Examination 中的各项要求非常不同,所以此处把基于年龄/健康的 Make Special 单列出来

[4]信息参考来源:MPEP 708.02

[5]数据来源:https://www.uspto.gov/patent/initiatives/accelerated-examination#heading-1

[6]数据来源:https://www.uspto.gov/patent/initiatives/accelerated-examination#heading-1

[7]参考来源: https://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/25-prioritized-examination-track-one

[8]本表中费用以普通实体的收费标准为例,如果符合小型实体或微型实体的企业或个人,费用在此基础上有一定折扣。

(本文为授权发布,未经许可不得转载)

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