创造性评价中关于“事后诸葛亮”的思考

创造性评价中关于“事后诸葛亮”的思考

Reflections on "latter-wit" in Creative Evaluation

摘要：创造性评价因涉及主观因素影响而容易有失偏颇，出现错误的表现形式可能有多种，但是究其本质原因，均是因为犯了《专利审查指南》中所提到的“事后诸葛亮”的错误。审查员是在看到本申请之后而有针对性地作出检索，因此审查意见中容易带入本申请的指引。通过分析各种常见的错误审查意见，不难得出其背后均是因为“事后诸葛亮”导致的，基于这些剖析也更加容易发现并指出审查意见所犯的错误。

关键词：创造性 事后诸葛亮 专利审查 本申请指引

专利审查中，创造性的把握难度是最大。创造性，即非显而易见性，以本领域技术人员基于现有技术和本领域普通技术知识能否“重溯发明”为判别标准。《专利审查指南》中提醒审查员要尽量避免事后诸葛亮，然而并未仔细探讨该问题，基于实际工作经验，笔者谈一谈自己对“事后诸葛亮”的思考。事实上，很多审查员做出错误审查意见的过程中，本质上就是因为犯了上述错误。

割裂技术特征，是一种很常见的申请人答复意见，也是审查员容易犯的错误之一。然而，创造性的评价，几乎必然要“分割”技术特征，因为对比文件不可能完全公开权利要求保护的技术方案，否则就只能是新颖性缺陷。因此，这就涉及一个问题：什么样的技术特征可以分割，什么样的技术特征不能被分割。如果多个基本技术特征（不一定是按权利要求记载的一技术特征而认为该技术特征是一基本技术特征）构成解决一个具体技术问题或达到某一个具体技术效果的最小集合，那么该多个基本技术特征是不可分割的，可以统称为一技术手段。所谓最小集合是指，去掉任何一基本技术特征将不能解决某技术问题或达到技术效果，所谓基本技术特征是指，该基本技术特征中的任何要素不可被其他要素替换或删除，如果可以被本领域技术人员所知的其他技术特征/手段/要素替代且同样能解决/基本解决某技术问题或达到/基本达到上述技术效果，那么该技术特征不是一个基本技术特征。比如，对比文件的电路由三极管实现的，而本申请的电路构造与对比文件完全相同且均能实现某技术效果，区别仅在于其是由MOS管实现的，那么权利要求中某技术特征中描述的包括的MOS管，就属于可以被替代的要素，描述某一技术手段时，应将该要素概括为“开关管”（当然如果该概括不能实现上述技术效果或解决技术问题，那么可能只能使用三极管作为上述要素）。再比如，本申请技术方案的某个步骤是将数据备份至服务器侧，在某特定时刻，向服务器侧取回该数据，然而该过程如果可以直接在终端存储且在需要的时候直接在终端读取，并应于方案的其他步骤之中，且同样能解决某技术问题/达到某技术效果，那么上述基本技术特征应概括为：备份某特定数据。

因此，如果审查员将上述基本技术特征割裂，并将未公开的技术特征直接认定为惯用手段或被其它对比文件公开，那么就可能犯了事后诸葛亮的错误。原因在于，根据技术手段的定义，其是解决技术问题或实现技术效果的最小单位，如果在审查意见中，实质上分割了该最小单位，并且该最小单位的未被公开的另一部分被认为是惯用手段或被其它对比文件公开，那么一定是在本申请的指引下，才去获得（为了评述而拼凑）未被公开的技术手段，从而犯了事后诸葛亮的错误。因此，割裂技术特征的本质就是犯了某种事后诸葛亮的错误。

如果审查员在比对区别技术特征之后，在认定实际解决的技术问题中带入了本申请的指引，将本申请的部分技术特征也带入实际解决的技术问题之中，那么为了解决这个“实际解决的技术问题”，看似对于本领域技术人员而言是惯用手段，实则是因为本申请的指引才会做出该错误的审查意见。因此，在确立实际解决的技术问题的过程中，如果带入了本申请的指引，则同样容易犯事后诸葛亮的错误。

如果某些技术手段/特征，单独来看均是本领域技术人员的惯用手段/公知常识，但如果某些技术手段/特征组合在一起，则能实现单独某技术手段/特征无法实现的技术效果/解决技术问题，那么就不能简单认定上述多个技术手段/特征为本领域惯用手段/公知常识。由于上述技术手段/特征作为一个整体出现才能解决技术问题/实现技术效果，因此一定是在看了本申请之后，才会想到要将上述技术特征组合在一起而去解决某技术问题/实现某技术效果。因而在判断惯用手段/公知常识的过程中，单独将每一技术特征认定为惯用手段/公知常识，并忽略能解决上述技术问题/达到技术效果，则同样犯了事后诸葛亮的错误，因为审查员没有意识到审查意见中组合上述特征是因为看了本申请而去组合的。

对于某些技术特征之间的组合，才能解决某些技术问题/实现技术效果，在某些情况下，并非总是那么轻易地能做出上述判断，因为有些特征之间的相互作用并产生的技术效果，本领域技术人员无法事先做出合理预料。因此在实际审查中，在确定是否为本领域公知常识/惯用手段时，需要考虑某些技术效果，是否对于本领域技术人员而言也是公知的。如果某些领域惯用某些手段，但在本申请中如果能实现不为本领域技术人员所公知的技术效果，那么该技术手段就不是本领域的公知常识/惯用手段，因为该所谓的“惯用手段”一定是和其他技术特征发生相互作用，才实现上述技术效果的。因此，在不清楚甚至忽略了特征之间会产生某些技术效果的情况下，将上述手段认定为惯用手段，就属于事后诸葛亮。

同样地，如果发现/提出技术问题本身就具备创造性，但解决技术问题的手段是本领域技术人员容易想到的，则不能认为上述手段是本领域技术人员的惯用手段，因为申请日之前，本领域技术人员无法意识到上述问题，就不会产生解决该问题的动机，因此上述惯用手段的简单认定，实则是在看到本申请已经明确提出该技术问题后，才事后诸葛亮般地想到的。

“三步法”（即问题-解决方案法）毕竟属于事后评价技术方案是否显而易见，一个方案是否显而易见，也并非完全不需要“事后诸葛亮”，即本申请的指引。比如，对比文件是通过激光雕刻石英元件，而本申请是通过激光雕刻陶瓷元件，但二者要解决的技术问题相同或类似，严格地讲，无法仅通过对比文件而没有任何指引地得到本申请，但基于本申请“技术问题”的指引，本领域技术人员在面对上述技术问题时，通过查阅到相邻领域的对比文件之后，意识到对比文件所采用的技术手段同样能解决本申请的技术问题，因此就会产生做出本申请技术方案的动机（技术问题指引优于技术领域指引），因此该方案对于本领域技术人员而言是显而易见的，是不需要付出创造性劳动的。再比如，本申请是一种针对MariaDB数据库的恢复方案，而对比文件是针对MySQL数据库的恢复方案，本领域公知MariaDB是MySQL的一个分支，而对比文件所涉及的全部技术特征均可以移植到MariaDB之中，类似上述例子，“基于本申请的指引”，本领域技术人员获得本申请技术方案同样是显而易见的。

此外，有时候区别技术特征实际解决的技术问题是“提供一种替代的解决某问题的技术手段”，如果本申请的技术手段不能够构成区别于现有技术解决上述问题的一种其它技术构思/途径，而是本领域为解决该问题的惯用手段之一，那么虽然严格地讲，本领域技术人员无法“重溯”本申请技术方案，但是从对比文件出发，“基于本申请的指引”，本领域技术人员可以想到/选择一种替代手段来解决上述某问题，这样的技术方案对于本领域技术人员而言同样是显而易见的。

由于上述两种情况的技术方案，均不需要本领域技术人员对现有技术做出智慧贡献，所谓“事后诸葛亮”，由于并未改变技术方案的发明构思，因此“实际解决的技术问题”对于本领域技术人员而言也不会是什么难题，也就不需要本领域技术人员付出创造性的劳动才能得到。

由此可见，在评价技术方案的创造性时，不仅考虑针对技术方案的构思是否犯了事后诸葛亮的错误，在某些情况下，鉴于三步法的事后评价特点，还需要“本申请的指引”，才能完成创造性的评价。通过上述分析不难得出，二者主要的区别在于“事后诸葛亮”针对的对象是不是发明构思。因此，这也启发了审查员在实际工作中应“审构思”，而非“审特征”。