中国专利答审|抗辩新颖性问题，老专利人也会犯的错误

面对“不具备新颖性”的审查意见，你觉得应该怎么答复？

直接陈述，技术领域、技术方案、解决的技术问题和技术效果四个方面跟对比文件不一样？

这是老专利人的常见答复方式。

但这样长篇大论的自我证明真的一定有用吗？可能徒劳无功。

因为新颖性答复的本质——不是“说得越多越好”，而是“纠错得越准越强”。

01发现审查可能的“硬条件”错误

关于新颖性审查，《审查指南》第二部分第三章3.1指出新颖性的审查原则：

一是“同样的发明或实用新型”。即对比申请权要和对比文件在其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果，这四个方面是否一致；

二是“单独对比”。即与同一文件比较四个方面是否相同，不能多个文件结合对比。

其中，四方面是否一致是需要在一些硬条件满足的前提下进行的，硬条件涉及两个点：

只使用一篇对比文件

对比文件是现有技术或抵触申请

关于什么样的对比文件可以用来影响新颖性，参见文章：专利申请之后才公开的内容，怎么会破坏专利申请的新颖性？

基于新颖性的基本审查逻辑，当收到“不具备新颖性”的审查意见时，并非一上来就着急忙慌地看对比文件的技术方案。

首先，应该看审查员给出影响新颖性的对比文件是否为一篇，若为多篇结合来评述同一权要方案，此时不满足“单独对比”，则可以抗辩。

不过，这种情况很少见。

然后，应该是看对比文件的申请日和公开日，判断对比文件是否属于现有技术或抵触申请。

如果对比文件既不属于现有技术，也不属于抵触申请，那就可以直接说明该对比文件不能用来评述新颖性，而无需进一步分析技术方案的差异。

如果审查的“硬条件”没有错误，就需要对技术方案进行更深入的分析，寻找权要方案和对比文件的区别，证明二者并不是同样的，进而来论述新颖性。

02 论述技术方案的新颖性

在“硬条件”无误的情况下，有的专利人容易犯以下两类错误：

加了特征，仍详细论述

在针对新颖性问题的答复策略中，一种常见做法是补充审查员认为没有新颖性问题的技术特征（例如从属权利要求中的特征）或引入全新特征（例如从说明书提取的特征）。在增加这些特征后，一些老代理人往往仍会依照技术领域、技术问题、技术手段、技术效果四个维度进行详细论证。

然而，这种详细的论述往往是多余的。

何必再去论述，去说服审查员他的认定没问题呢？或者，审查员都还没评述任何意见，何必自己上赶着去争辩呢？

抓错抗辩重点

技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果四个方面都相同，才能说明申请权要不具备新颖性。

然而，在技术方案没太大差别的时候，一些老代理人总想在技术领域、所解决的技术问题或技术效果中找到突破口去争辩。

这其实是徒劳的。抗辩核心应该在技术方案不同。

要纠正这些错误，我们需要先弄清楚答复的本质。

答复的本质是“纠错”

面对审查意见时，我们需要明确一个原则：答复审查意见的本质是“纠错”，而非自证。

为什么？

认清身份，做好分内之事

首先，我们需要明确答审过程中，审查员和申请人各自“扮演”的角色是什么。

审查员提出审查意见的本质是基于专利法的标准（如新颖性等）对申请文件提出质疑，认为其存在不符合法律要求的缺陷，即审查员的角色是“质疑者”。

而申请人要做的是针对审查员的质疑进行解释或修正，即申请人的角色是“回应者”。

对于审查员的质疑，若是无误的，我们认同，那么不需要回应；若是质疑有误，我们不认同，那么就针对这个点进行回应。

如果自说自话去论证权要满足要求，对审查员大概率是没有用的，因为审查员才是“质疑者”的角色，他们有自己的审查体系，不会因为我们的长篇大论而动摇。

前面新颖性答复的第二个错误，就是典型的没有找准质疑点，一大堆对技术问题、技术领域等的论述，只是申请人自己的独角戏而已。

再看前面第一类新颖性答复错误，它并不是在纠错，是答复人员自己给自己加的戏而已。

陷入自证，反而暴露漏洞

有的读者可能会说：“不管审查员是否认同，我既回应质疑，又全面论述，岂不是两全其美？”

并不是，小心多说多错。

许多申请人若陷入“自证”，可能过度扩展辩论范围，反而暴露更多漏洞。有的问题也许审查员一开始没有发现，但是看了申请人过度论述的内容后，反而发现了这些问题。

再看前面第一类新颖性答复错误，不必要的论述反而可能成为审查员查出问题的源头。

所以，抗辩新颖性，论述内容并非越多越好，关键在于“纠错”，纠对错误，事半功倍。

答复新颖性，如何“纠错”？

针对新颖性，只要是不认同的内容，都需要进行回应吗？

并不，“纠错”也是需要找重点的，如果围绕一些细枝末节的内容不依不饶，既没有意义，又浪费时间。

这个重点就是技术方案。

《审查指南》第二部分第三章第3.1节审查原则明确规定了：

“需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。”

可见，判断新颖性的首要标准是技术方案是否相同，若技术方案相同才进一步判断其他因素是否相同（如技术领域、技术问题、技术效果）。

因此，当需要比对权要和对比文件的实质内容时，“纠错”的重点在于寻找技术方案的差异。而对于其他因素，可作为辅助论述内容，适当说明即可。

03 没有“错”怎么办？

如果审查意见评述无误，或者即使有误，该错误对于方案本身也是无足轻重的（如，审查意见有笔误等），那么，应该怎么办呢？

这时就需要考虑加特征了。

需要注意的是，此时加特征不能仅考虑新颖性，还需要兼顾到后续的创造性问题。否则，即使新颖性克服了，也可能在后续的创造性审查中栽跟头。

关于创造性以及处理新增特征的更多内容，后续会有专文深入探讨，本文暂不赘述。

结语

需谨记，答复的本质是对话而非独白——理解审查逻辑，聚焦争议焦点，用最简路径消解审查疑虑，方为高效策略。专利博弈的胜手，往往在于对“错误”的敏锐洞察与精准反击。

因此，新颖性抗辩的核心在于“精准纠错”，而非“面面俱到”。

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